上海专利律师陈军:专利确权程序中“进一步限定”式修改

《专利审查指南》将“进一步限定”修改定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征,以缩小保护范围”。判断某一权利要求的修改方式是否属于进一步限定时,需要审查:

(1)修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征;

(2)修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征;

(3)新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。

如果修改后的权利要求并未完整包含任一原权利要求,或者其相比被修改的权利要求新增的技术特征并非来源于其他原权利要求,则该修改方式可能是对权利要求的“重新撰写”或者“二次概括”,而非“进一步限定”。

但需要注意,无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制,应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准,兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献,不宜对具体修改方式作出过于严格的限制。

天禾(上海)律师事务所陈军律师提示:在专利确权程序中采用“进一步限定”修改时,应当确保新增技术特征来源于其他原权利要求,且修改后保护范围缩小。