上海专利律师陈军:专利确权程序中修改,应当回应无效宣告理由

专利确权程序是在权利要求已获授权后,因被他人提起无效宣告请求,依据无效宣告理由检验授权正当性的程序。它既非授权正当性的全面复查程序,又非权利要求撰写的优化程序。

因此,对于专利确权程序中的权利要求修改,一般应当以回应无效宣告理由为限。以克服无效宣告理由所指缺陷为名,而行优化权利要求撰写之实的修改,即非回应性的修改,因其不符合专利确权程序的制度定位,可以不予接受。

否则,一旦非回应性修改可以被接受,专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具,不利于提高专利撰写质量,也会引发社会公众利益的失衡。

在同一行政审查程序中,针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应,且修改后的权利要求已被接受时,对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求,因一般已不再具有回应对象,故可不予接受。

天禾(上海)律师事务所陈军律师提示:在专利确权程序中提出修改时,应当确保修改是针对无效宣告理由的回应,避免被视为非回应性修改而不被接受。