上海专利律师陈军:实用新型专利的创造性判断

实用新型专利的创造性要求与发明专利有所不同,要求具有“实质性特点和进步”,而非“突出的实质性特点和显著的进步”。但判断方法基本相同,也适用“三步法”。

在某纸业公司案中,涉及实用新型专利的权利要求包含方法特征。生效判决指出:实用新型专利权的保护客体仅限于对产品的形状、构造或者其结合所提出新的技术方案,不包括对产品的制造方法、使用方法、处理方法等提出的新的技术方案。

对于既包含产品形状、构造,也包含产品制造方法的实用新型专利权利要求,在判断其新颖性、创造性时,如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造,则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。但在进行新颖性、创造性判断时,应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对,判断其是否被现有技术公开、对本领域技术人员是否显而易见,而非就该方法本身与现有技术的方法进行比对。

天禾(上海)律师事务所陈军律师提示:在实用新型专利申请中,应当避免写入方法特征,如确需写入,应当确保该方法特征能够对产品的形状、构造产生限定作用。