上海商标律师陈军:先用权抗辩中“原使用范围”的界定标准

上海商标律师陈军:先用权抗辩中“原使用范围”的界定标准

先用权抗辩成立后,在先使用人并非可以无限扩张其使用范围,而只能“在原使用范围内继续使用”。如何界定“原使用范围”,是司法实践的难点。

“原使用范围”主要从以下几个方面界定:

1、商品或服务范围:指在注册商标申请日之前,在先使用人已经实际经营的商品或服务的种类。不得将商标用于新增加的商品或服务上。

2、经营地域范围:指在先使用商标的主要销售区域或服务提供区域。在原实体店铺影响范围之外增设新店,或拓展至新的地域,通常被认定为超出原有范围。

3、使用方式:指在先使用商标的原本形态。改变商标的显著特征、由单店经营模式扩展为特许经营等,都可能被视为超出原使用范围。

4、主体范围:在先使用人原则上应限于其本人。许可他人使用或在原有实体店铺外发展加盟商,因其可能导致经营范围的迅速扩张,通常应被限制。

在“理想空间”案中,法院明确,在商标注册人申请或使用商标后,在原实体店铺影响范围外增设新店或拓展互联网经营,应认定超出原有范围。

天禾(上海)律师事务所陈军律师提示:享有先用权的企业,在扩大经营时需格外谨慎。新增门店、拓展线上销售、改变商标样式、许可他人使用等行为,都可能触碰“原使用范围”的红线,导致先用权抗辩失效,从而构成侵权。如需扩张,应与商标权人协商解决,或进行规避设计。