最高院商业秘密纠纷案中关于涉外法律适用及共同侵权的认定

案例基本信息

案号：(2023)最高法知民终2913号

审理法院：最高人民法院

裁判日期：2024年12月30日

关键词

PR3分离纯化技术、涉外商业秘密、技术秘密三性、共同侵权、专利申请披露、停止侵权、离职员工泄密

裁判要点

涉外商业秘密纠纷案件，应适用《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》（2010年）第五十条规定的”被请求保护地法律”，即中华人民共和国法律。
技术秘密的保密措施认定，应结合门禁管理、保密协议签署、区域隔离等综合判断。权利人对核心技术区域采取门禁管理、非授权人员无法进入的，应认定采取了相应保密措施。
技术秘密的秘密性认定应采取”逐一分析+整体判断”方法。被诉侵权人主张现有技术抗辩的，应举证证明权利主张的技术信息已为公众所知悉。现有技术证据仅公开部分技术特征，未公开具体参数、步骤组合及顺序的，不能证明技术秘密已为公众所知悉。
离职员工在职期间掌握技术秘密，离职后违反保密义务向新单位披露并允许使用，新单位明知员工来源仍获取并使用该技术秘密，构成共同侵权，应承担连带责任。
将技术秘密申请专利导致公开的，构成”披露”商业秘密行为；使用技术秘密生产产品的，构成”使用”商业秘密行为。
停止侵权责任的适用，应持续至技术秘密为公众知悉时止。对于已被专利公开的部分，在专利有效期内，侵权人不得自行或许可他人实施该专利。
赔偿数额的确定，在技术秘密部分被公开、部分未公开的情形下，应综合考虑技术商业价值、侵权情节、研发成本节约、产品市场价值等因素酌定。

基本案情

艾某诊断有限公司（以下简称艾某公司）系新西兰生物医药科技公司，掌握从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶3（PR3）的生产方法技术秘密，该技术以标准操作流程为载体，包含6个秘密点（涉及研磨离心、阳离子交换层析、染色配体层析、分子筛层析、亲和层析、原材料处理等步骤及缓冲液参数）。孙某于2013年入职艾某公司，历任实验室技术员和生产经理，参与PR3生产操作并可接触标准操作流程，在职期间签署保密协议。2017年12月孙某离职前，其近亲属已于2016年10月设立武汉博某生物科技有限公司（以下简称博某公司）。2018年4月孙某成为博某公司持股80%的股东并任法定代表人。

博某公司于2018年5月向国家知识产权局申请名称为”一种从人体血液中性粒细胞的嗜天青颗粒中分离纯化天然蛋白酶3的方法”的发明专利，孙某为发明人之一，该专利于2021年4月获得授权。艾某公司认为该专利申请披露并使用了其技术秘密，博某公司使用该技术秘密生产PR3产品并销售。艾某公司起诉请求判令博某公司、孙某停止侵权并赔偿经济损失及合理开支50万元。

裁判结果

一审：湖北省武汉市中级人民法院作出判决，认定博某公司、孙某构成共同侵权，判令立即停止披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密（停止侵害时间持续至该技术秘密为公众所知悉时止），在专利有效期内不得自行或许可他人实施涉案专利，并连带赔偿艾某公司经济损失180万元。

二审：最高人民法院于2024年12月30日作出(2023)最高法知民终2913号民事判决，驳回上诉，维持原判。

裁判理由

一、关于案件管辖及法律适用

根据《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第十九条第三项、第二十九条、第二百六十六条的规定，一审法院对本案享有管辖权。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》（2010年）第五十条规定，知识产权的侵权责任适用被请求保护地法律。本案应适用中华人民共和国法律，包括《中华人民共和国民法典》（2020年）、2019年修正的《中华人民共和国反不正当竞争法》及《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（2020年）。

二、关于技术秘密三性认定

（一）保密性认定

艾某公司对涉案技术秘密采取了相应保密措施：与员工签署保密协议，约定知识产权归属及保密义务；对核心技术区域实行门禁管理，非授权人员无法进入；标准操作流程存放于特定区域，限制接触范围。上述措施在正常情况下足以防止技术信息泄露，应认定采取了合理保密措施。

（二）秘密性认定

涉案技术秘密包含6个秘密点，涉及PR3分离纯化的具体步骤、缓冲液成分及参数组合。博某公司、孙某主张该技术为本领域常规技术，不具有秘密性。

关于秘密点1（研磨离心步骤）。现有技术虽公开嗜天青颗粒破碎、离心、过柱提取中性粒细胞蛋白的基本方法，但未公开均质次数、冷藏时间、两次离心及再次离心的具体步骤组合和顺序，也未公开具体参数设置。

关于秘密点2（阳离子交换层析）。现有技术虽公开阳离子交换层析常用缓冲物质、盐类及表面活性剂，但未公开SP-Start缓冲液、SP洗脱缓冲液1-6的具体组分及参数组合。
关于秘密点3（染色配体层析）。现有技术虽公开染色配体层析用于PR3纯化，但未公开与秘密点3相同的缓冲液具体组合及含量选择。
关于秘密点4（分子筛层析）。现有技术虽公开分子筛层析常用手段及缓冲液成分，但未公开与秘密点4相同的用于PR3纯化的缓冲液具体组合及含量选择。
关于秘密点5（亲和层析）。现有技术虽公开亲和层析原理，但未公开秘密点5中PR3缓冲液的具体成分配比。
关于秘密点6（原材料处理）。现有技术虽公开嗜天青颗粒系人血白细胞已知成分，但未公开制备人体中性粒细胞嗜天青颗粒及纯化时的具体操作步骤和参数。

综上，博某公司、孙某提供的证据不足以证明涉案技术秘密已为公众所知悉。

（三）价值性认定

PR3主要用于检测ANCA相关性血管炎疾病，每毫克可制备10000-20000人份检测试剂，产品市场价格数千至上万元/毫克。涉案技术信息具有较高商业价值。

三、关于商业秘密侵权行为认定

（一）接触认定

孙某在艾某公司任职期间担任实验室技术员和生产经理，参与PR3生产操作，可接触标准操作流程并在生产记录上签字，有渠道和机会接触、获取涉案技术秘密。

（二）共同侵权认定

孙某离职后成为博某公司法定代表人及控股股东，违反保密义务向博某公司披露涉案技术秘密并允许使用。博某公司明知孙某为艾某公司离职员工，仍获取并使用其披露的技术秘密，具有明显过错。博某公司申请涉案专利，披露了技术秘密操作步骤的实质技术方案和部分缓冲液成分；博某公司使用技术秘密生产PR3产品，在展会上宣传并分发产品介绍手册，规格已细分为0.2mg和1.0mg。博某公司与孙某构成共同侵权，应承担连带责任。

（三）侵权抗辩审查

博某公司、孙某主张自行研发，但提交的研发记录创建时间晚于专利申请日，且未记录具体实验日期、人员，不符合研发工作特点和惯例，不予采信。

四、关于商业秘密侵权责任承担

（一）停止侵权

涉案技术秘密部分内容被专利公开，但大部分缓冲液具体成分配比未被披露，技术秘密尚未完全进入公有领域。博某公司、孙某应立即停止披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，持续至技术秘密为公众知悉时止。对于已被专利公开的部分，在专利有效期内，博某公司、孙某不得自行或许可他人实施该专利。

（二）赔偿数额

艾某公司因被侵权所受实际损失及博某公司侵权获利均难以确定。综合考虑：涉案技术秘密部分被公开导致竞争优势损害；专利授权带来名誉和商业利益；使用技术秘密缩短研发周期、减少投入；PR3产品针对罕见疾病，处于试生产阶段；合理开支证据虽无法直接认定，但考虑域外证据公证翻译及律师工作量，酌定赔偿经济损失180万元（含合理开支）。