上海知识产权法院法官谈商业秘密司法实务疑难问题

上海知识产权法院法官谈商业秘密司法实务疑难问题文 /上海知识产权法院 范静波

长期以来,侵犯商业秘密纠纷是审理难度较大、审理周期较长的一类知识产权纠纷。为破解商业秘密权利人举证难、赔偿低的难题,2019年修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)对有关商业秘密条款作了较大幅度的修改。2020年9月,最高人民法院发布了《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《商业秘密若干规定》)。该规定系我国有关商业秘密民事案件审理的首个专门性司法解释,系统性地规定了有关商业秘密保护的各个方面,包括商业秘密的构成要件、侵权判断、举证责任、损害赔偿等,为进一步提高审判效率、统一法律适用奠定了基础。对加强商业秘密司法保护,立法和司法解释进行了积极的回应,但司法实践中仍有诸多疑难问题,有待进一步研究与探讨。

销售侵害他人商业秘密产品行为的认定

关于销售侵害他人商业秘密产品行为是否构成不正当竞争,《反不正当竞争法》没有明确规定。2018年10月,《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密纠纷案件应用法律若干问题的解释(第一稿)》第十三条第二款规定:“第三人明知或应知被诉侵权产品属于侵犯技术秘密行为直接获得的产品,仍然销售、许诺销售该产品的,人民法院可以判决其停止实施销售、许诺销售行为,并承担侵权赔偿责任。”但是,在2020年6月最高人民法院《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》及最终出台的《商业秘密若干规定》中均未保留上述规定。

关于销售侵害他人商业秘密产品行为是否属于《反不正当竞争法》的调整范畴,在司法实践中存在争议。在四维公司等诉艾利丹尼森公司案中,最高人民法院认为,根据《反不正当竞争法》第十条的规定,销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品并不属于该法所列明的侵犯商业秘密的行为,被告被控销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品的行为不是《反不正当竞争法》规定的侵犯商业秘密的行为。

在《反不正当竞争法》框架下,销售侵权产品的行为是否构成不正当竞争,不仅涉及销售侵害商业秘密的产品,也涉及销售侵犯有一定影响力的商品名称、包装装潢的产品。在帕弗洛公司诉燕新华案中,最高人民法院认为,《反不正当竞争法》中的“使用”行为应指直接使用行为,也就是生产商的生产、制造及销售被控侵权产品行为,而不包括仅仅作为被控侵权产品销售商的销售行为;销售行为不属于《反不正当竞争法》第五条规定的“擅自使用”知名商品特有名称、装潢的,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的不正当竞争行为。

从最高人民法院上述两例案件的认定来看,销售行为均被排除在《反不正当竞争法》明文列举的侵犯商业秘密和擅自使用一定影响力的商品名称、包装装潢的行为之外,即对于销售侵害他人商业秘密产品的行为,不能将其解释为使用、披露、允许他人使用等侵害商业秘密的行为。但是,对于该等销售行为是否可以通过其他法律规定予以规制,则仍存在一定争议。在瑞光公司诉平某、富田公司及销售商富州公司案中,各被告均已停止实施侵害商业秘密行为,原告主张三被告承担赔偿责任。法院认为,技术秘密是不为公众所知悉的信息,富州公司作为产品的销售商,通常并无专业能力判断所销售的产品是否侵害他人的商业秘密。根据原告所提供的证据,尚不足以证明富州公司明知或应知其销售的产品侵害原告商业秘密、仍然予以销售和使用,故判决驳回原告主张富州公司赔偿其损失的诉请。法院的认定显然是参照了《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)及《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)有关销售商责任的规定,即销售侵害商业秘密产品的行为构成侵权,但其是否承担赔偿责任则应考虑其主观过错。

针对销售侵犯商业秘密产品的行为是否应予规制,以及如何进行法律适用的问题,在理论与实务上大致有三种观点。第一种观点认为,销售侵害商业秘密的产品不构成侵权,因为《反不正当竞争法》没规定销售行为构成侵权。第二种观点认为,销售行为应予规制,可适用《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)的一般条款。第三种观点认为,销售行为应予规制,应适用《反不正当竞争法》的一般条款。笔者更倾向于认定销售侵害商业秘密的产品构成侵权,理由有以下三个方面:

首先,无论是《专利法》还是《商标法》,均将销售侵犯专利权和商标权的产品定性为侵权行为,而技术秘密与专利在本质上都是一种技术信息或方案,商品名称、包装装潢与注册商标在本质上都是一种商业标识,《反不正当竞争法》未对相应的销售行为作出规定可能是一种法律漏洞。

其次,即使考虑到技术秘密作为一种权益,其公示性和保护强度不如专利,但在所售产品系侵害他人商业秘密的情况下,从加强商业秘密保护的司法政策出发,要求销售商停止销售并未对其施加过度的责任负担。当然,对于销售商是否承担赔偿责任,可以根据商业秘密的非公知性特点作更严格的把握。

最后,从司法实践的角度来看,认定销售商构成侵权并承担停止侵害的民事责任在社会效果上更好,也更容易被社会公众接受。例如,在侵害商业秘密的案件中,如果判决产品生产商侵权而销售商不承担侵权责任,意味着销售商可能在明知是侵害他人商业秘密产品的情况下继续销售侵权产品。对这样的判决结果,被侵权者往往也难以接受。至于销售侵犯商业秘密产品行为的法律适用,

笔者认为,可以适用《侵权责任法》。商业秘密作为法律明确规定的财产权益,应受《侵权责任法》的保护,将销售行为认定为一种帮助侵权并无法律障碍。

终端用户使用侵害他人商业秘密产品行为的认定

对于终端用户购买并使用侵害他人商业秘密产品的行为是否构成侵权,在司法实践中也存在分歧。

第一种观点认为,终端用户购买并使用侵害他人商业秘密产品的行为不构成侵权。在天祥·健台公司诉东富龙公司、周某、明兴公司侵害商业秘密案中,一审法院认为,购买侵权产品的终端用户,不论侵权产品使用人主观上是否知道该产品涉嫌侵权,均不构成《反不正当竞争法》意义上的使用。由于此时侵权产品已退出市场流通,不再属于《反不正当竞争法》调整的范畴。

第二种观点认为,终端用户使用侵害他人商业秘密产品行为是否构成侵权,要在综合考虑终端用户的主观过错及利益平衡的基础